Italien: Reform des Markenrechts

Die Ausgangslage
Am 23.03.2019 ist eine erhebliche Reform des Rechts der Gemeinschaftsmarken in Kraft getreten (Gesetzesverordnung Nr. 15 vom 20.02.2019 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436), mittels derer für die Markeninhaber eine Reihe bedeutsamer Änderungen eingeführt wird.

Reforminhalt
Unter den verschiedenen Neuerungen haben v.a. folgende Aspekte praktische Bedeutung:

• Die Einführung der sog. “Zertifikatsmarke” (Gewährleistungsmarke), mittels derer die Herkunft, die Natur oder die Qualität bestimmter Produkte oder Dienstleistungen zertifiziert wird, vorausgesetzt, dass der Antragsteller nicht selbst die gegenständlichen Waren und Dienstleistungen liefert.
• Änderung der Regeln über die zur Beantragung von Kollektivmarken berechtigten Personen; nachdem dies vorher nicht ausdrücklich geregelt war, sind Kapitalgesellschaften nun ausdrücklich ausgeschlossen.
• Abschaffung der Pflicht zur grafischen Darstellbarkeit der Marke. Die Zeichen können in jedweder als geeignet angesehener Form unter Verwendung der vorhandenen Technologie dargestellt werden, soweit die Darstellung eindeutig, dauerhaft und leicht zugänglich ist. Es können mithin auch Mischformen aus Bildern und Tönen sowie theoretisch auch Gerüchen verwendet werden; darüber hinaus sind bewegte Marken und multimediale Marken oder auch Hologramme denkbar. Mithin hat der Eintragungsantrag statt der “Darstellung” auch die Wiedergabe zu enthalten.
• Eintragungsverbot für diejenigen Zeichen, deren Form und andere Eigenschaften sich direkt aus der Natur des Produktes ergeben. Von der Eintragung ausgeschlossen, sind Zeichen über (i) den Schutz der Ursprungsangabe und geografischer Angaben; (ii) den Schutz traditioneller Erwähnungen für Weine und (iii) den Schutz von geschützten traditionellen Spezialitäten. Schließlich ist die Registrierung solche Zeichen als Marke ausgeschlossen, die geeignet sind, irreführende Vorstellungen hervorzurufen.

Darüber hinaus enthält die Reform (i) Neuregelungen hinsichtlich der Aktivlegitimation des Lizenznehmers zur Geltendmachung von Markenverletzungen, (ii) die Einführung eines Verwaltungsverfahrens für den Verfall und die Nichtigkeit von Marken vor dem italienischen Marken- und Patentamt ohne Durchführung eines Gerichtsverfahren, was nach vorheriger Rechtslage zwingend erforderlich war, (iii) Änderungen der Beweislastverteilung in prozessualer Hinsicht, so dass zukünftig im Rahmen der Nichtigerklärung wegen fehlender Verwendung der Markeninhaber eine entsprechende Verwendung nachzuweisen ist.

Die Verordnung enthält überdies detaillierte Übergangsregeln für Inhaber bestehender Marken zur Anpassung an die neuen Regeln. Nach Ablauf der Übergangsfrist von einem Jahr besteht mithin für die Inhaber vorbestehender nationaler Kollektivmarken bei fehlender Umwandlung des eigenen Zeichens in eine Kollektivmarke nach den neuen Regeln oder Zertifikatsmarke das Risiko des Markenverlustes.

Bewertung
Die umfassende Reform des Markenrechts führt zu einer Reihe von Vorteilen für Unternehmen, indem die nationalen Regeln den innerhalb der EU geltenden Vorgaben angepasst und neue Instrumente zum Kampf gegen Fälschungen eingeführt werden. Insbesondere der Wegfall der Pflicht zur grafischen Darstellbarkeit eröffnet im Zuge des technologischen Fortschritts ganz neue Möglichkeiten.

Autorin: Alice Dossi